Registrare un marchio potrebbe risultare un procedimento molto complesso ed è per questo che un avvocato specializzato in tutela e registrazione del marchio, svolge un ruolo fondamentale per rendere il tutto molto più semplice. Nei seguenti paragrafi troverai le risposte a tutte le tue curiosità e domande e verranno chiariti i punti più complessi e i dilemmi che questa operazione potrebbe creare, da come registrare un marchio a quali sono le azioni legali da intraprendere per la tutela del marchio.

Indice Contenuti

Che cos’è un marchio?

Se stai cercando soluzioni per capire meglio che cos’è e come si registra un marchio, in questo articolo troverai tutte le informazioni e le risposte alle tue curiosità o alle tue esigenze professionali. È fondamentale comprendere che cosa s’intende per marchio al fine di poter seguire tutti i procedimenti necessari per la sua registrazione.

Innanzitutto la prima definizione che rende chiara l’idea della parola marchio, è questa:

il segno che identifica immediatamente un servizio, un prodotto o qualunque oggetto immesso sul mercato e venduto.

Indicato anche con il termine brand, il marchio può essere indicato con un simbolo, una parola o entrambi e la sua funzione è quella di dare un’origine, un riferimento per riconoscere la provenienza di un prodotto di un’azienda. Un’altra funzione importante è quella di accrescere la fiducia nel consumatore che si affida a un’azienda piuttosto che a un’altra.

Il marchio ha un ruolo predominante nella scelta di un prodotto o di un servizio, in molti casi può essere addirittura più attraente del prodotto offerto, nel senso che i consumatori attraverso il merchandising acquisiscono notevole fiducia e sono più portati ad acquistarlo.

Questo è uno dei motivi per cui chi inizia un’attività commerciale deve registrare il marchio aziendale, l’importanza di questo fattore è altamente strategica ed è un’operazione essenziale per qualunque azienda voglia accrescere la sua reputazione, rendere il suo prodotto autonomo e immediatamente riconoscibile nel mercato e mettere un punto esclamativo sul valore economico del prodotto realizzato, per aumentarne il valore economico in maniera esponenziale.

Non è un caso se il marchio rappresenta nella cessione di un’azienda il valore più prezioso e importante per questo tipo di operazioni economiche e non solo. La registrazione di un marchio è il modo in cui un imprenditore dona la vita a una sua creazione sotto forma di azienda e quindi di prodotto è la prima operazione da compiere in questi casi.

Registrare un marchio: cosa prendere in considerazione e quali sono i paradigmi

I paradigmi della registrazione di un marchio vengono descritti nel Codice della Proprietà Industriale. Ogni segno che è suscettibile di essere riconoscibile e rappresentato a livello grafico (un nome di persona, parola, le cifre, un suono onomatopeico, la forma di un prodotto o il suo packaging, ogni qualsiasi riferimento come la tonalità cromatica o altro che distingua un prodotto o un servizio offerto dall’impresa) può essere registrato come marchio.

Nello specifico i paradigmi utili ai fini della registrazione del marchio di un’azienda sono:

  • Suoni
  • Forme
  • Parole
  • Colori
  • Lettere
  • Disegni
  • Qualunque combinazione possibile di questi paradigmi elencati

Per quanto riguarda la registrazione del nome di una persona come marchio bisogna stare attenti alle varie limitazioni che si possono incontrare. Questa possibilità infatti è limitata dal Codice della proprietà intellettuale che prevede che il nome registrato non debba essere negativo e ledere il decoro o la fama e i diritti di chi indossa questo nome. Questa previsione è molto importante e va approfondita con il proprio consulente legale prima di registrare un marchio con il proprio nome o con un nome di persona in particolare. Se il nome appartiene a un personaggio famoso e conosciuto nel mondo dello spettacolo e in tutto il mondo, questo può essere registrato come marchio solo ed esclusivamente attraverso il suo consenso esplicitamente dichiarato e messo per scritto attraverso regolare contratto di cessione dei diritti e completo di tutto ciò che occorre dal punto di vista legale.

Per quanto riguarda la forma dobbiamo tenere sempre presente che la stessa rende riconoscibile il prodotto senza aggiungere altro, quindi per poter essere registrata come marchio, la forma non deve rispondere a determinate caratteristiche descrittive come quelle elencate sopra. Per questo motivo l’ausilio dell’avvocato esperto è fondamentale, in quanto la natura del prodotto viene espressa solo ed esclusivamente attraverso la forma al fine di essere riconosciuta.

L’articolo 9 del Codice della proprietà intellettuale stabilisce con chiarezza che non può costituire un oggetto della registrazione come marchio di un’azienda, qualsiasi segno costituito solo ed esclusivamente dalla forma del prodotto, inteso come risultato tecnico o valore sostanziale in quanto la forma deve donare da una parte un particolare valore al prodotto e dall’altro renderlo riconoscibile

Il consiglio quindi è quello di attenersi ai paradigmi elencati sopra e di non utilizzare forme troppo complesse e anonime.

Il marchio collettivo

Continuando l’indagine sulle modalità e i paradigmi necessari per la registrazione di un marchio d’impresa, andiamo ad analizzare il marchio collettivo, che può essere registrato solo ed esclusivamente da enti che svolgono una funzione analoga al prodotto offerto sul mercato.

Questo è il caso dei Consorzi che registrano un marchio che viene definito collettivo e ne permettono l’utilizzo alle aziende che rispondono a determinate caratteristiche e requisiti per poterlo utilizzare. Questo garantisce ai consumatori l’originalità del prodotto offerto e realizzato solo da aziende che rispondono alle caratteristiche specifiche del marchio collettivo registrato.
La procedura specifica per ottenere la registrazione di un marchio collettivo richiede di presentare un regolamento specifico prima della registrazione, che chiarisca il controllo sulla procedura di utilizzo del marchio depositato.

Un marchio identifica un prodotto: cosa significa nello specifico?

La creazione di un marchio e la sua registrazione non significa che il prodotto o il servizio che si identificano con il brand non possano essere utilizzati da altri. La registrazione di un marchio conferisce al titolare un particolare diritto di utilizzarlo in esclusiva per i suoi prodotti, ma anche prodotti affini potrebbero sfruttare il marchio registrato. Per questo motivo è fondamentale presentare nei minimi particolari all’avvocato esperto le caratteristiche specifiche del marchio che vuoi tutelare e come deve essere utilizzato al fine di rendere la sua individualizzazione migliore e proteggere il prodotto quando sarà immesso sul mercato.

Se un’azienda ampliasse notevolmente la sua produzione, potrebbe essere necessaria la registrazione di diversi marchi a seconda di differenti caratteristiche specifiche dei prodotti offerti, suddivisi in classi e sezioni differenti. In questo modo otterrebbe una protezione totale del marchio.

La validità di un marchio a livello territoriale: cos’è?

Un marchio è protetto solo nello Stato in cui è registrato. Se a esempio, effettui la registrazione di un marchio in Italia, la conseguenza diretta più spiacevole è che qualsiasi persona potrebbe registrarlo al di fuori della sua nazione di origine e rivendicarne i diritti esclusivi in ​​questi territori.

Se la registrazione del marchio è richiesta in uno o diversi Paesi stranieri, sarà necessario registrarlo individualmente nelle nazioni selezionate o scegliere il marchio collettivo che consenta di proteggere il prodotto o il servizio offerto in tutti gli stati dell’Unione Europea o a livello internazionale.

Perché dovrei registrare il mio marchio?

È molto importante registrare il tuo marchio a qualsiasi livello (nazionale, europeo o internazionale) perché identifica te, la tua azienda, i tuoi prodotti o servizi e dice ai clienti chi sei e cosa fai e offri. Ti consente di essere ufficialmente riconosciuto in tutto il mondo (o ovunque tu abbia registrato il tuo marchio) e, allo stesso tempo, protetto da altri che potrebbero pensare di sfruttare il tuo successo copiando il tuo segno distintivo: in questo modo dai più valore anche al tuo marchio.

Pertanto, sembra abbastanza chiaro che un marchio è un segno che consente ai clienti di identificare il tuo marchio/prodotto/servizio e, allo stesso tempo, di distinguere il tuo marchio/prodotto/servizio da quelli dei tuoi concorrenti. Un marchio deve essere un segno distintivo e chiaramente definito per garantire con certezza ciò che copre. Ad esempio Testarossa (Ferrari), Bvlgari, Sperss (Gaja) e altri, sono tutti marchi registrati.

Che tipo di protezione offre una registrazione di un marchio?

I marchi sono protetti da diritti di proprietà intellettuale (IP). In generale, il proprietario di un marchio ha il diritto di impedire a tutti i terzi che non hanno il proprio consenso di utilizzare lo stesso segno (o un segno simile) nel corso degli scambi per gli stessi prodotti e/o servizi per i quali è registrato.

Come fare la registrazione di un marchio in italia?

La procedura è molto semplice ed è realizzabile attraverso la struttura nazionale. Se desideri o devi proteggere il tuo marchio in Italia, hai due possibilità. Puoi provvedere da solo recandoti presso la camera di commercio della tua zona oppure, la soluzione migliore, rivolgerti a un avvocato esperto, in quanto le azioni da compiere in modo corretto e le ricerche di anteriorità, a esempio, potrebbero salvare il tuo marchio da un uso illecito da parte di terzi.

Per quanti anni è protetto il mio marchio?

La registrazione di un marchio è valida per 10 anni. Il termine è retroattivo, il che significa che, una volta approvata la richiesta, la data sarà quella in cui è stata depositata la domanda. Dopo dieci anni, se sei ancora interessato, potrai rinnovare la registrazione.

Dove riceve protezione il mio marchio registrato?

Dopo aver regolarmente completato tutto l’iter, il marchio è protetto su tutto il territorio italiano. Per registrare il marchio anche a livello europeo o internazionale (pensiamo alla Svizzera che è un Paese extra EU) devi svolgere altri tipi di richieste e registrazioni.

Come registrare un marchio

Il modo più semplice e veloce è di presentare personalmente una richiesta di registrazione alla Camera di Commercio munito della documentazione necessaria che il tuo avvocato avrà preparato per te. In caso contrario, puoi incaricare il tuo avvocato a presentare la richiesta alla Camera di Commercio o online.

Quanto costa registrare un marchio?

La registrazione ha delle spese fisse quali imposta di bollo e diritti della Camera di commercio. Poi ci sono i costi delle varie classi di Nizza. Infine ci sono i costi dell’attività svolta dall’avvocato.

Quali informazioni sono necessarie per compilare il modulo di registrazione?

Dovrai indicare tutti i seguenti dettagli: nome completo, forma legale (nel caso di una società), nazionalità, paese di registrazione (nel caso di una società), informazioni di contatto (e-mail, telefono, fax) del richiedente / i, riproduzione e descrizione dettagliata del marchio, il tipo di marchio (figurativo, descrittivo, misto ecc.), le classi per le quali si desidera registrarsi in base alla classificazione di Nizza e altre informazioni simili.

Quale marchio posso registrare?

È possibile registrare quanto segue:

  • parole (compresi i nomi personali);
  • disegni;
  • lettere;
  • numeri;
  • suoni;
  • la forma di un prodotto o della sua confezione;
  • combinazioni o toni cromatici.

Quali caratteristiche distintive deve avere un marchio per essere registrato?

Ecco le principali caratteristiche distintive che sono necessarie per registrare un marchio:

  • novità;
  • carattere distintivo;
  • legittimità.

Cos’è la classificazione di Nizza e cosa comprende?

La classificazione di Nizza consiste in un elenco di 45 classi (da 1 a 34 per le merci; da 35 a 45 per i servizi) che elencano le merci e i servizi che possono essere protetti con un marchio. Ad esempio, se la tua azienda vende motori per veicoli terrestri, dovresti prendere in considerazione la Classe 12 che fa riferimento a Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; se hai un ristorante dovresti prendere in considerazione la Classe 43 che riguarda i Servizi di fornitura di cibi e bevande; sistemazione temporanea. Quanto sopra sono titoli di due classi, ma dovresti leggere le note esplicative per capire meglio cosa contiene la classe. Inoltre, quando applichi e quindi elenchi i prodotti o servizi a cui sei interessato, ti suggeriamo di utilizzare gli esatti termini della classificazione di Nizza, per evitare confusione.

Come faccio a valutare la mia richiesta di registrazione?

Il ruolo dell’avvocato è fondamentale in quanto grazie al suo intervento potrai capire se il marchio:

  • è giusto per te e se si adatta alla tua strategia IP;
  • può essere chiaramente, obiettivamente e distintamente rappresentato, senza essere meramente descrittivo;
  • ha le caratteristiche richieste (novità; carattere distintivo; liceità);
  • non è già stato registrato da qualcun altro;
  • a quale classe di Nizza appartiene in base al tuo elenco personale di prodotti/servizi che desideri vendere/offrire;

Cosa succede dopo che ho presentato la mia richiesta di registrazione?

L’esito positivo della registrazione di un marchio non è automatico e certo. Una volta che hai presentato la tua richiesta, il tuo marchio verrà elaborato da UIBM per verificare che soddisfi i requisiti e possa effettivamente essere registrato (altrimenti verrà rifiutato). Questi sono i passaggi che l’Ufficio segue per completare il processo:

  • Periodo di esame: UIBM effettua un esame formale (verifica che la richiesta di registrazione del marchio contenga le informazioni obbligatorie e di base richieste, in caso di errori, ecc.) Seguita da un esame tecnico. Quindi la richiesta di registrazione viene pubblicata nel Bollettino;
  • Periodo di opposizione: prima della pubblicazione, qualsiasi parte interessata può inviare osservazioni con le quali esprime i motivi per cui il marchio non deve essere registrato. Dopo la pubblicazione, qualsiasi parte interessata può presentare una opposizione alla sua richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione;
  • Registrazione: una volta conclusi positivamente i due periodi sopra citati, il marchio è finalmente registrato. UIBM emetterà quindi un certificato di registrazione. Tuttavia, se, a esempio, hai ricevuto una decisione finale negativa, puoi sempre presentare un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso

Quanto tempo impiega UIBM per completare il processo di registrazione?

Dopo aver presentato una richiesta di registrazione, UIBM ha bisogno di almeno sei mesi per completare il processo (di solito da 8 mesi a 3 anni), a seconda di diversi fattori, incluso se qualcuno ha presentato un’opposizione alla richiesta di registrazione. È possibile aggiungere una Classe di Nizza dopo il completamento del processo di registrazione? No. È importante scegliere tutte le classi, i prodotti e i servizi di interesse prima di presentare la richiesta.

Tutela del marchio registrato

Posso usare il mio marchio prima che sia registrato?

Sì. In realtà, il proprietario ha il diritto di utilizzare il proprio marchio ogni volta che lo desidera, con il rischio che non sia protetto. Può anche decidere di usarlo e di non registrarlo. Tuttavia, l’uso del marchio prima della sua registrazione non garantisce la registrazione.

Devo usare il simbolo TM prima che il processo di registrazione sia completato?

No, non è necessario, ma se vuoi, puoi usarlo. Tuttavia, in Italia è molto comune utilizzare la TM dopo aver presentato la richiesta di registrazione e fino alla registrazione del marchio. Dopo la registrazione del marchio potrai utilizzare il simbolo ®.

Devo usare il simbolo® per mostrare che il mio marchio è registrato?

No, non è necessario. Tuttavia, molti proprietari, dopo aver ottenuto la registrazione, preferiscono utilizzarlo, soprattutto perché dà valore al marchio agli occhi del grande pubblico.

Cosa posso fare se qualcuno prova a registrare un marchio identico o simile al mio?

Dopo aver registrato il marchio, l’attività dell’avvocato non è affatto finita. Infatti l’avvocato può assicurarti l’attività di controllo sulle registrazione di marchi da parte dei tuoi competitor che siano identici o simili al tuo. Se qualcuno presentasse una richiesta di registrazione per un marchio identico o simile al tuo, potresti inviare le tue osservazioni prima che la richiesta di registrazione venga pubblicata nel Bollettino. Altrimenti, entro tre mesi dalla pubblicazione della richiesta di registrazione, è possibile presentare un’opposizione. UIBM deciderà quindi se l’opposizione ha o meno motivi fondati. In molti casi, le parti raggiungono un accordo dopo la presentazione dell’opposizione e anche in questa fase l’avvocato esperto in IP gioca un ruolo fondamentale nel chiudere un’eventuale transazione.

Cosa posso fare se qualcuno utilizza un marchio identico o simile al mio?

Se qualcuno, senza la tua autorizzazione, utilizza il tuo marchio commerciale, o un marchio simile o uno che può generare confusione tra i due marchi, puoi decidere di agire per fermarli. A mezzo dell’avvocato potrai notificare una diffida con la richiesta di interrompere l’utilizzo del marchio e, in caso di danni, una richiesta di risarcimento. Resta ferma la possibilità di avviare un’azione legale.

Posso vendere il mio marchio?

Sì. È possibile vendere o anche concedere in licenza un marchio. La differenza è piuttosto evidente perché quando vendi un marchio ne trasferisci la proprietà. Esistono poi differenze tra le due tipologie legate alle tariffe, alla portata geografica, al tempo e alla tipologia dei beni e servizi che andranno valutate in base alle esigenze aziendali. Eventuali modifiche alla proprietà devono essere comunicate a UIBM.

Cosa succede dieci anni dopo la registrazione?

Dopo dieci anni dalla registrazione, puoi decidere di rinnovare la registrazione. Altrimenti, puoi decidere di abbandonare il marchio con la conseguenza che i diritti associati allo stesso scadranno.

Violazione dei marchi: 5 casi famosi

Il problema della registrazione di un marchio può essere un argomento complesso in quanto mette in gioco la creatività del merchandising di un prodotto, il simbolo, la sua identità e il processo creativo con cui l’azienda mette a disposizione il bene o un servizio. Per questi motivi nella letteratura dei brand ci sono numerosi esempi di marchi copiati e di cause legali che chiariscono le modalità con cui bisogna registrare un prodotto specifico e come evitare seccature o problemi che potrebbero mettere in difficoltà la tua impresa. potresti commettere una violazione del marchio senza nemmeno saperlo. La violazione dei marchi si verifica frequentemente nel mondo degli affari. Non tutte le società perseguono azioni legali per proteggere i loro prodotti o servizi, ma quando accade spesso è di insegnamento per tutti. Ecco 5 casi di violazione di marchi famosi.

Marvel e DC Comics di Superhero

La parola “supereroe” è attualmente un marchio registrato sia per la Marvel che per la DC Comics, ed entrambe stigmatizzano con forza altri editori di fumetti in tribunale che osano usare la parola nei loro titoli. Questa campagna dei due titani dei fumetti è stata vista come una specie di monopolio sul marchio, ma finora nessuno li ha contrastati e contemporaneamente nessuno dei due colossi ha fatto qualcosa di concreto per contestare la proprietà dell’altro mantenendo di fatto questo monopolio della parola “supereroe” come marchio. Nel frattempo, è preferibile non includere la parola “supereroe” sull’etichetta di nessuno dei tuoi prodotti o servizi; altrimenti potresti avere Marvel e DC Comics che bussano alla tua porta con una spiacevole sorpresa legale.

Apple Corps vs. Apple Inc.

La parola “apple” è stata oggetto di contesa tra i Beatles e la Apple Inc. I Beatles hanno usato per primi la parola apple con la loro compagnia musicale Apple Corps, e poi otto anni dopo Steve Jobs ha introdotto Apple Inc. Le due mega corporazioni hanno combattuto in tribunale nel corso di questi ultimi anni. Dopo il primo round, Apple Inc. ha raggiunto un accordo e ha accettato di pagare una somma ad Apple Corps e di rimanere fuori dal mondo della musica. Ma con l’avvento di iTunes, le dispute legali tra i due giganti si sono nuovamente accese. Ancora una volta hanno raggiunto un apparente accordo dopo che Apple Inc. ha accettato di acquistare i diritti sui marchi di Apple Corps e quindi di concederli nuovamente in licenza alla compagnia musicale.
Allo stato attuale, se la tua azienda ha qualcosa a che fare con la musica o i computer, faresti meglio a stare lontano dalla parola “apple”. Prova un altro frutto!

 I Washington Redskins e il politicamente corretto

I Washington Redskins hanno recentemente perso la protezione del loro marchio della squadra perché l’USPTO ha stabilito che il nome è denigratorio nei confronti dei nativi americani. Pur non cambiando il nome della squadra, hanno perso la capacità di poter sfruttare il loro marchio e di conseguenza impedire per esempio che le merci contraffatte di Redskins entrino nel paese per essere vendute. È importante valutare il nome del prodotto prima di registrarlo come marchio commerciale per evitare possibili offese. Prima di registrare il marchio l’avvocato specializzato in IP potrà valutare in modo approfondito qualsiasi uso presente e passato del marchio che hai scelto.

Doublemint di Wrigley

La Wrigley Company voleva registrare il nome “Doublemint” ma in Europa ciò non è stato possibile. La sentenza contro Wrigley ha affermato che la parola “Doublemint” manca di un elemento fantasioso. A contrario la Proctor & Gamble è riuscita a registrare “Baby-Dry” senza difficoltà.

Jack Daniels e Patrick Wensink

Il noto distillatore Jack Daniels ha scoperto che su una copertina del libro dell’autore popolare Patrick Wensink è stato riprodotto in modo molto somigliante il suo marchio, quindi ha inviato una lettera di cessazione immediata di utilizzo dello stesso. La lettera purtroppo poco legale e poco incisiva non è stata presa sul serio ed è stata resa pubblica da Wensink diventando virale. Alla fine si è trasformata in pubblicità per entrambi.

Conclusioni

Dopo aver analizzato tutti i criteri, i requisiti e i procedimenti per la registrazione del marchio, avrai compreso che essere creativi è molto importante, ma è altrettanto fondamentale rispettare la legge e i brand già registrati e cercare di non incorrere in cause legali. Solo affiancandoti a un avvocato specializzato potrai proteggere il tuo marchio e trasformarlo in un’opportunità di successo!

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